Im Jahre 2010 wurden in Deutschland 69.072 Marken angemeldet, wobei „nur“ 48.794 Marken im Markenregister eingetragen wurden. Etwa 30 Prozent aller Markenanmeldungen wurden demnach zurückgewiesen oder (vermutlich nach einem amtlichen Hinweis) zurückgenommen. Grund für die Rücknahmen oder Zurückweisungen ist häufig eine fehlende Unterscheidungskraft.
Nach § 8 Absatz 2 Nummer 1 Markengesetz (MarkenG) sind Marken von der Eintragung insoweit ausgeschlossen, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Sofern solche „absoluten Schutzhindernisse“ vorliegen, weist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) die Markenanmeldung zurück. Die Gründe einer fehlenden Unterscheidungskraft sind vielfältig: Die Marke ist lediglich rein beschreibend für die Waren/Dienstleistungen, sie weist keine Kennzeichenfunktion auf oder es handelt sich um gebräuchliche Wörter der Umgangssprache.
Die Hauptfunktion einer Marke liegt in der Unterscheidung der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nach der betrieblichen Herkunft.
Eine Marke ermöglicht damit den angesprochenen Verkehrskreisen, ihre zukünftigen Kaufentscheidungen von früheren Erfahrungen mit Produkten des gleichen Anbieters abhängig zu machen. Der Bundesgerichtshof (BGH) formuliert - im Sinne einer Ursprungsidentität -, dass Unterscheidungskraft die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung sei, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden.
Ob das Zeichen zur Unterscheidung der betrieblichen Herkunft dienen kann, entscheidet sich nach der Verkehrsauffassung, welche von den Erfahrungen und Erwartungen der Mitglieder der maßgeblichen Verkehrskreise geprägt ist. Diese hängen ihrerseits wiederum von den Kennzeichnungsgewohnheiten (Zeichenkategorien) in einem bestimmten Produktsegment ab.
Eine Marke kann hochgradig originell und deshalb von Anfang an besonders unterscheidungskräftig sein, die Unterscheidungskraft kann aber auch durch intensive Werbung und einen daraus resultierenden hohen Bekanntheitsgrad nachträglich gesteigert werden. Die Unterscheidungskraft kann diesbezüglich immer nur in Bezug auf einen konkreten Einzelfall festgestellt werden.
Eine besondere Originalität ist insoweit nicht erforderlich.
Grundsätzlich hat ein Zeichen dann hinreichende Unterscheidungskraft, wenn der Verbraucher darin eine Sachaussage im Hinblick auf das Produkt (beispielsweise über dessen Eigenschaften oder Verwendungszweck) sieht und er - über eine allgemeine Werbeaussage hinweg - einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen vermutet. Es ist vor allem von Bedeutung, ob das Zeichen beziehungsweise die Aussage, durch sprachregelwidrige Bildung, Verwendung von Begriffen im übertragenen Sinn, ironische Verfremdung oder generell dem Erfordernis gedanklicher Schritte zur Feststellung des Inhalts, Abstand zur einfachen Beschreibung gewinnt.
Nach der Rechtsprechung des BGH sind Wortmarken dann unterscheidungskräftig, wenn kein für die relevanten Waren/Dienstleistungen im Vordergrund stehender, beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann. Zusätzlich darf es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handeln, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Mehrdeutigkeit alleine kann die Unterscheidungskraft nicht begründen, vielmehr fehlt sie bereits dann, wenn eine von mehreren Bedeutungen des Zeichens für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist, zum Beispiel „Bank“ als Finanzinstitut und Sitzmöbel.
Etwas anderes gilt nur, wenn es sich um Wortspiele handelt. Längere Wortfolgen entbehren in der Regel jeglicher Unterscheidungskraft; beispielsweise „Die Vision, der Sinn, der Nutzen ... “. Als rein inhaltsbeschreibend - und damit ebenfalls nicht eintragungsfähig - angesehen wurden zum Beispiel „My World“, „REICH UND SCHOEN“, „Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“ und „Rätsel total“.
Bei Domains gilt: Aus der (tatsächlichen) Einmaligkeit der Internetadresse folgt keine Vermutung für die Unterscheidungskraft. Eine Eintragbarkeit wurde zum Beispiel verneint für “beauty24.de“ oder „handy.de“.
Für Wort-Bild-Marken gilt: Ist auch nur ein Bestandteil, etwa die graphische Gestaltung, kennzeichnungskräftig, ist das ganze Zeichen eintragbar. Eine Unterscheidungskraft wurde allerdings verneint für „VISAGE“, „antiKALK“, „Kinder (schwarz-rot)“ sowie „Jean"s“ für einfache farbige Gestaltungen. Die Anforderung an die Originalität des Bildbestandteils soll umso höher sein, je größer das Freihaltebedürfnis am Wortbestandteil ist.
Zahlen und Buchstaben sind in § 3 Absatz 1 MarkenG ausdrücklich als markenfähig anerkannt.
Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft von Zahlen ist insbesondere zu prüfen, ob der Zahl im Hinblick auf die Waren/Dienstleistungen des Verzeichnisses ein im Vordergrund stehender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden kann. Die Zahl „1“ ist für Zigaretten eintragbar, da sie als beschreibende Angabe nicht benötigt wird und theoretische Eignung als Mengenangabe nicht ausreichend ist.
Für Buchstaben, Sonderzeichen und Farben gelten dieselben Grundsätze wie für Zahlen. Keine Unterscheidungskraft kommt dabei insbesondere Zeichen zu, die in gleichbleibender Weise mit einem bestimmten Sinngehalt verbunden sind, etwa das @- oder das ©-Zeichen. Gegen die Eintragungsfähigkeit eines einzelnen Buchstabens oder einer Buchstabenkombination spricht insbesondere der lexikalische Nachweis, dass es sich um eine übliche Abkürzung für die fraglichen Waren/Dienstleistungen handelt.
Bei Farben gilt zudem Folgendes: Die Herkunftszuordnung darf nicht mit dem Produkt oder anderen Kennzeichen, beispielsweise der Wortmarken verbunden sein, sondern nur mit der isolierten Farbe als solcher (OLG Hamburg WRP 2009, 638 - „NIVEA-Blau“).